Các điều kiện hạn chế đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu
Các điều kiện hạn chế đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu
Nhãn hiệu là một dấu hiệu để nhận biết, phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức này với tổ chức khác. Không chỉ vậy, nhãn hiệu còn mang những ý nghĩa nhất định, còn là biểu tượng tượng trưng cho doanh nghiệp đó, việc sở hữu nhãn hiệu đại diện cho hoạt động kinh doanh, sản xuất là nhu cầu cần thiết và cũng nhằm khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp đó ở bất cứ đâu.
Trong xu thế vận động và phát triển không ngừng, cũng đã có không ít nhãn hiệu được cha đẻ của mình bán đi khi đã giành được sự uy tín, chỗ đứng nhất định trên thị trường. Xét về mặt pháp lý, tùy vào ý định của chủ sở hữu thì sẽ có hai hình thức chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu đó là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Về sự khác nhau của hai loại hợp đồng này bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu.Tại bài viết này, Luật Nghiệp Thành sẽ đề cập về các hạn chế liên quan đến loại hợp đồng thứ nhất là chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, đây sẽ là cơ sở để giúp các bên trang bị đầy đủ kiến thức, lường trước với các khả năng có thể bị từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là gì?[1]
Đây là hình thức chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tức bên chuyển nhượng sẽ mất toàn bộ quyền sở hữu với nhãn hiệu, bên nhận chuyển nhượng có đầy đủ các quyền sở hữu nhãn hiệu và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu. Và hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Trước khi giao kết loại hợp đồng này, các bên cần chú ý các điều kiện hạn chế sau:
Thứ nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ
Đúng là như vậy, khi thực hiện chuyển nhượng, chủ sở hữu chỉ có thể chuyển nhượng nhãn hiệu phần nhãn hiệu mình đã đăng ký, có nhãn hiệu khác chưa được bảo hộ thì không thể chuyển nhượng được.
Thứ hai, Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng
Hiện có 116 chỉ dẫn địa lý được công bố trong danh sách được bảo hộ tại Việt Nam. Vì chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước và chỉ có Nhà nước mới là đối tượng được quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc cho phép các tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền đăng ký nhưng các tổ chức cá nhân này không trở thành chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó.[2]
Ngoài ra, chỉ dẫn địa lý mang tích chất cộng đồng, việc đăng ký chỉ dẫn địa lý là do mức độ rộng rãi, tín nhiệm đối với người tiêu dùng, thể hiện danh tiếng chất lượng gắn liền với điều kiện địa lý của khu vực, địa phương và vùng lãnh thổ, có thể coi là tài sản chung của cộng đồng. Do đó, đối với các chỉ dẫn địa lý này không được phép chuyển nhượng.
Ví dụ như sau đây là một số chỉ dẫn địa lý Nước mắm Phú Quốc, Chả mực Hạ Long, Cua Cà Mau, v.v…
Tham khảo danh sách các chỉ dẫn địa lý tại https://ipvietnam.gov.vn/danh-sach-cac-chi-dan-ia-ly-uoc-bao-ho-tai-viet-nam
Thứ ba, Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
Một ví dụ thực tế tham khảo là Công ty Wharf Hoteks Management Limited, một công ty quản lý khách sạn nổi tiếng của Hồng Kông đã mua lại nhãn hiệu “Marco Polo” đã đăng ký tại Việt Nam từ công ty Marco Polo Hotels Management Limited. Khi thực hiện nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu trên thì bị thông báo từ chối là không ghi nhận việc chuyển nhượng với lý do là nhãn hiệu “Marco Polo” trùng với tên thương mại của chủ nhãn hiệu “Marco Polo Hotels Management Limited”
Bên cạnh bị trùng tên thương mại thì nhãn hiệu trên còn bị xem là nhẫm lẫn cho về đặc tính, nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ nếu như Công ty Marco Polo Hotels Management Limited sử dụng nhãn hiệu trên tại Việt Nam và gây nhầm lẫn cho công chúng rằng các dịch vụ có mang nhãn hiệu “Marco Polo” của “Wharf Hoteks Management Limited” là của công ty “Marco Polo Hotels Management Limited” rơi vào trường hợp bị cấm theo Luật SHTT là phải đảm bảo không có xung đột nào giữa tên thương mại và nhãn hiệu.
Do đó, có thể hiểu, để có thể ghi nhận được việc nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “Marco Polo” thì Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) đã yêu cầu bên nhận chuyển nhượng cần chứng minh rằng bên chuyển nhượng cho bên nhận toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Cùng với đó là phải loại bỏ ngành nghề kinh doanh đến hàng hóa, dịch vụ nhãn hiệu đó, hoặc thay đổi tên công ty sau khi chuyển nhượng nhãn hiệu, hoặc đã giải thể không còn tồn tại.[3] Tuy nhiên, ngoài việc chứng minh như trên, tại trường hợp này, cơ quan đại diện của bên nhận chuyển nhượng đã được chứng minh bằng cách Công ty Marco Polo Hotels Management Limited không sử dụng tên công ty này ( là tên chủ văn bằng) để sử dụng làm tên thương mại. Và nhãn hiệu “Marco Polo” hiện đã được chấp thuận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng.
Thứ tư, Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Như nhãn hiệu mang tính chỉ dẫn địa lý (không là chỉ dẫn địa lý) tại địa phương này không thể chuyển nhượng cho một công ty khác mà có sản phẩm có nguồn gốc từ nơi khác với chỉ dẫn địa lý đã nhận chuyển nhượng.
Ví dụ 1: Nhãn hiệu “Rượu bầu đá Bình Định” chuyển nhượng cho công ty có địa chỉ tại Hà Tĩnh thì sẽ không được đồng ý. Trừ trường hợp bạn cung cấp được tài liệu chứng minh là công ty con, chiến lược sản xuất kinh doanh đảm bảo nguồn gốc hàng hóa.
Ví dụ 2: Công ty A nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “ZAZALO” từ Công ty B trong khi đó Công ty B cũng còn đang sở hữu nhãn hiệu “JAJALO” thì việc bị từ chối đăng ký nhãn hiệu rất có thể xảy ra do nhãn hiệu gây nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc.
Thứ năm, Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
Đó là với trường hợp đăng ký nhãn hiệu tập thể, đối với nhãn hiệu tập thể thì chỉ được phép chuyển giao quyền đăng ký của tổ chức, cá nhân khác là thành viên của Tổ chức tập thể đó chứ không được là tổ chức, cá nhân khác ngoài tổ chức.
Ví dụ như Nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên, hình” của Hội nông dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thì nhãn hiệu này sẽ chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi Hội nông dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Trên đây là nội dung tư vấn về “Điều kiện hạn chế chuyển nhượng khi chuyển nhượng QSHNH”
Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.
Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.
Biên tập: Nguyễn Linh Chi
Người hướng dẫn: Luật sư Thuận
[1] Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
[2] Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Điều 12.4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009.
[3] Tham khảo từ D&N INTERNATIONAL https://dnlaw.com.vn/vi/vu-viec-binh-luan/marco-polo-chuyen-nhuong-nhan-hieu-tuong-tu-voi-ten-thuong-mai-cua-ben-chuyen-nhuong/
